Patentes relacionadas con compuestos químicos: Criterios de patentabilidad en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos

Por Diego Federico Martin

El objeto de esta obra es brindar un análisis de los criterios utilizados en distintas jurisdicciones para el examen de solicitudes de patente relacionadas con compuestos químicos, en particular, aquellas que incluyen fórmulas Markush en sus reivindicaciones.
 
Como se describe en la obra, las solicitudes de patente de este tipo, por su propia naturaleza, son pasibles de enfrentar objeciones relacionadas con varios aspectos relevantes para lograr una concesión, tales como la claridad de las reivindicaciones, la suficiencia de divulgación de la invención reivindicada, o su actividad inventiva, en particular en función de la cantidad y tipo de ejemplos de realización que la solicitud incluya.
 
El autor parte de una descripción de en qué consiste una fórmula Markush y bajo qué conceptos una reivindicación que comprenda este tipo de fórmula, que puede resultar de una amplitud de alcance considerable y potencialmente ambigua, podría ser cuestionada.
 
Para abordar la problemática, el autor analiza los criterios aplicados en jurisdicciones representativas como Argentina, Europa, Estados Unidos y Brasil, observando una disparidad significativa entre ellos. Por lo tanto, el autor aporta una propuesta de criterios que, en principio, podrían aplicarse a nivel internacional de forma homogénea, y conducirían a una práctica más racional y uniforme para el estudio de este tipo de invenciones.

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Austral Ediciones
• Fecha de lanzamiento: 16 nov 2023
• ISBN: 9789508939579

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Tabla de siglas y abreviaturas

Introducción

En las solicitudes de patente relacionadas con invenciones químicas y, particularmente, aquellas que involucran compuestos químicos, es común buscar reivindicar una familia de compuestos químicos relacionados estructuralmente entre sí. En general, se acepta que la manera más práctica y concisa de plantear una reivindicación de estas características es mediante las denominadas fórmulas Markush. Una fórmula Markush consiste esencialmente en una estructura base compartida por todos los compuestos de la familia que se busca proteger, la cual comprende ciertos átomos, o ciertas secciones o estructuras secundarias (denominadas, según corresponda, sustituyentes o grupos funcionales), definidos de forma genérica y más amplia que la estructura base de la fórmula. La amplitud con la cual se definen dichas estructuras secundarias (en adelante, referidas como sustituyentes, para mayor concisión) es la que determina la amplitud general de la reivindicación.

La propia naturaleza de las fórmulas Markush plantea ciertos desafíos a la hora de analizar de qué manera se debe examinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las legislaciones de cada país para solicitudes de patente que incluyan dichas fórmulas en sus reivindicaciones. Por consiguiente, puede darse cierta incertidumbre a la hora de determinar si corresponde que las solicitudes de este tipo den lugar a la concesión de un derecho exclusivo, es decir, una patente.

Como es bien sabido por los profesionales en el campo de la propiedad industrial, en general, las legislaciones de patentes de diferentes países establecen ciertos requisitos, los comúnmente denominados requisitos de patentabilidad, que son aquellos relacionados con las características de la presunta invención por proteger: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Asimismo, cabe destacar la existencia de requisitos vinculados a la redacción de una solicitud de patente propiamente dicha, en particular, la claridad, el sustento en la descripción y la suficiencia de divulgación. Una solicitud de patente dirigida a una invención que cumple perfectamente con los requisitos de patentabilidad, pero que no se encuentra, por ejemplo, suficientemente divulgada en dicha solicitud, no dará lugar a la concesión de una patente.

El cumplimiento de algunos de los requisitos mencionados en el párrafo anterior puede lograrse más fácilmente mediante la inclusión de ejemplos de realización de la invención por proteger en la solicitud de patente, lo cual constituye una práctica habitual a nivel internacional. La incorporación de tales ejemplos es particularmente relevante en las solicitudes de patente relacionadas con compuestos químicos y suele asociarse con el requisito de suficiencia de divulgación. Sin embargo, también podría ser importante para la evaluación de los requisitos de aplicación industrial, actividad inventiva y, en menor medida, sustento en la descripción.

Por otro lado, y de manera independiente a los ejemplos de realización incluidos en una solicitud de patente relacionada con compuestos químicos, existen cuestiones por considerar a la hora de evaluar la claridad de una reivindicación que incluye una fórmula Markush, debido a la propia generalidad de tales fórmulas. Se explica a continuación la problemática que plantean las solicitudes de patente que reivindican compuestos químicos mediante fórmulas Markush al evaluar los requisitos mencionados, tras lo cual quedará claro el enfoque y los objetivos del presente trabajo.

Suficiencia de divulgación

Una divulgación suficiente de la invención por reivindicar es un elemento fundamental de los términos del contrato que establece una patente entre un inventor y el Estado que le concede un derecho exclusivo de explotación de dicha invención[1]. Además, como parte de dicha divulgación, se debe incluir la mejor manera de llevar a cabo la invención, según el conocimiento del inventor en la fecha de prioridad de la solicitud. Nuestra legislación establece este requisito en el artículo 20 de la Ley 24.481 de Patentes, el cual se cita a continuación:

La invención deberá ser descripta en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa [énfasis agregado].

Podría considerarse que la necesidad de describir el mejor método para llevar a cabo la invención implicaría, a su vez, la necesidad de incluir al menos un ejemplo de realización. Esta consideración, de hecho, podría extenderse, a priori, de forma tal que el alcance de la protección de una patente deba quedar supeditado a los ejemplos de realización que se incluyan en ella. Como se hará evidente a lo largo de este trabajo, en particular, la práctica en nuestro país se corresponde con lo antedicho, aunque la aplicación de tal criterio depende fuertemente del campo tecnológico al que pertenezca la invención.

En general, se acepta que las solicitudes de patente relacionadas con las denominadas ciencias predecibles, como la ingeniería y la electrónica, no requieran la inclusión de numerosos ejemplos de realización para justificar un alcance amplio de protección. En contraste, las solicitudes de patentes dirigidas a invenciones pertenecientes a las ciencias impredecibles, como la química y la biotecnología, en general, exigen la incorporación de varios ejemplos de realización, los cuales deben ser claros y detallar la preparación de los objetos por proteger.

Un artículo escrito por Sean B. Seymore en 2008 ofrece una disquisición sobre este tema[2]. Por ejemplo, a partir de una descripción clara de cómo está compuesto un determinado aparato (es decir, una descripción de las partes que lo constituyen y cómo están dispuestas), un ingeniero será perfectamente capaz de reproducir el aparato, a lo sumo con el auxilio de figuras descriptivas que se incluyan en la solicitud de patente correspondiente. Un químico, por el contrario, no necesariamente pueda reproducir un compuesto químico meramente a partir de la descripción de su estructura química. Es posible que requiera de un programa de investigación completo para desarrollar un camino de síntesis que permita obtener dicho compuesto de forma reproducible, con pureza aceptable y buen rendimiento. Siempre existe cierto grado de incertidumbre a la hora de intentar sintetizar un nuevo compuesto químico, y es perfectamente posible que un primer camino sintético ensayado no sea exitoso. Por este motivo, en general, se espera que una solicitud de patente dirigida a compuestos químicos incluya ejemplos representativos que describan cómo se preparan dichos compuestos.

Con respecto a las solicitudes de patente que buscan reivindicar familias de compuestos químicos, la propia estructura de una reivindicación que incluye una fórmula Markush permite, en principio, abarcar miles (o hasta millones) de potenciales compuestos químicos. Por ejemplo, se ha calculado que la reivindicación 1 de la patente US 4801613 tiene un alcance tal que comprende 10 millones de compuestos químicos[3].

Cabe, por lo tanto, plantear hasta qué punto los ejemplos de realización incluidos en una solicitud de patente, que se espera que describan cómo un experto en la técnica puede obtener los compuestos químicos reivindicados, justifican el alcance potencialmente muy amplio que facilita el uso de una reivindicación tipo Markush. El planteo no es sencillo, ya que implica evaluar si los ejemplos incluidos en la solicitud de patente permiten que un experto en la técnica pueda reproducir satisfactoriamente todos los compuestos abarcados por el alcance de las reivindicaciones, con cierto grado de certeza, sin necesidad de recurrir a caminos sintéticos alternativos a los allí descriptos.

Aplicación industrial y actividad inventiva

Analizando la cuestión desde otra perspectiva, se podría considerar que los ejemplos de realización pueden ser necesarios en solicitudes de patente relacionadas con compuestos químicos para justificar una aplicación industrial. Este requisito se deriva del concepto de que una patente debe proteger una invención que tenga un efecto técnico en algún campo tecnológico, que sea aprovechable desde el punto de vista industrial o comercial. Al respecto, el artículo 4, inciso e, de nuestra Ley de Patentes establece