Colección de Propiedad Industrial e Intelectual (Vol. 5): 2do. semestre 2018 - 1er. semestre 2019

Por Alfredo Silverio Gusman, Ignacio Sánchez Echagüe, Félix Rozanski y 31 más

El presente volumen incluye, entre otros, los trabajos jurídicos seleccionados por la Asociación de Derechos Intelectuales (ASDIN) como los más relevantes entre los que compiten en el concurso anual organizado por esta institución. La propiedad intelectual continúa adquiriendo importancia creciente en países que, como los de Latinoamérica, han comenzado a tomar conciencia de la relevancia de impulsar la investigación científico-tecnológica, las industrias culturales y la innovación productiva. Es por ello que ASDIN fomenta el estudio de la legislación, las regulaciones en la materia y apoya la observancia de los derechos y obligaciones de modo que el sistema jurídico en la región se actualice, manteniendo un adecuado equilibrio entre productores y usuarios, impulsando el desarrollo de la creatividad.

• Idioma: Español
• Editorial: elDial.com
• Fecha de lanzamiento: 12 jun 2018
• ISBN: 9789871799824

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Colección de Propiedad

Industrial e Intelectual

2do. semestre 2018 - 1er. semestre 2019

ASDIN

ASOCIACIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES

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© 2018, Editorial Albremática S.A.

Primera edición

ISBN 978-987-1799-82-4

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Mensaje Introductorio, 2018

Es muy grato presentar un nuevo volumen de nuestra Colección, en este caso el correspondiente al segundo semestre 2018 y primer semestre 2019. Como en los volúmenes anteriores los trabajos publicados son en su mayoría resultado del Concurso Anual Día Mundial de la Propiedad Intelectual que organiza ASDIN, que estimula la presentación de novedades, experiencias y propuestas en la materia, frente a los cambios continuos, tanto a nivel regional como en cada país, que experimenta la protección de los derechos intelectuales de autores y de inventores.

Nos complace que el concurso anual de ASDIN continúe recibiendo muy buenos trabajos y les invitamos a continuar participando, recordando que las presentaciones deben realizarse hasta el 31 de marzo de cada año, de modo tal que los trabajos seleccionados puedan recibir los premios hasta el 26 de abril de cada año, fecha en que se celebra el DÍA MUNDIAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL.

Vemos a nuestra Colección como una herramienta útil en la tarea consistente en apoyar y divulgar el conocimiento de los temas que hacen a una adecuada comprensión del valor de la propiedad industrial e intelectual como agente promotor del crecimiento. La falta de un adecuado conocimiento, de la plena vigencia legal, y por ende la escasa utilización de las variadas y útiles herramientas que proporciona la propiedad intelectual, es común en Latinoamérica.

En este sentido conviene tener presente que Latinoamérica es una región con un potencial importante de innovación que no se aprovecha acabadamente. Las herramientas que proporciona la propiedad intelectual son a nuestro entender cruciales para la promoción de las innovaciones en nuestro sector.

Esta edición ha crecido en importancia y es una satisfacción contar con diversos auspicios de la región Latinoamericana para su concreción, entre los que nos complace destacar los de la ABBVIE S.A., JANSSEN, S.A y NOVARTIS S.A., entre otros. Esperemos que se mantengan y crezca la participación y auspicios para acrecentar el prestigio y utilidad de la misma.

Sostenemos que participar es hacer avanzar el conocimiento.

Dr. Daniel Zuccherino, Presidente

Dr. Félix Rozanski, Secretario

Impacto del D.N.U. 27/2018 en la impugnación de los actos administrativos del I.N.P.I.

[1]

Alfredo Silverio Gusman[2]

El reciente decreto de necesidad y urgencia 27/2018, de Desburocratización y Simplificación, reformó el proceso de concesión de marcas, patentes, modelos y diseños industriales. El propósito de este aporte, es analizar las modificaciones injertadas y ver cómo operarán en la impugnación administrativa y judicial de las decisiones del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual.

The recent De-Bureaucratization and Simplification Urgency Executive Order 27/2018, reformed the trademarks, patents, and industrial designs granting process. The purpose of this contribution is to analyze the modifications inserted in the existing regulations and study how they will operate in the existing administrative and judicial challenging processes regarding National Institute of Intellectual Property decisions –adjudications and regulations.

1. Introducción

El megadecreto[3] 27/2018, autodenominado de Desburocratización y Simplificación, reformó el proceso de concesión de marcas, patentes, modelos y diseños industriales. El propósito de este aporte es analizar las modificaciones injertadas e intentar prever y comprender sus consecuencias respecto de la impugnación administrativa y judicial de las decisiones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial –en adelante I.N.P.I. o el Instituto–.

El I.N.P.I. es el ente competente para tramitar las solicitudes de registro y ejercer la actividad de policía administrativa indicada en el régimen de marcas consagrado en la Ley Nº 22.362; de patentes de invención, conforme a la Ley N° 24.481; como así también de modelos y diseños industriales, conforme al Decreto-ley Nº 6673/63. Le incumbe una actividad ordenadora de los registros marcarios, en protección de los intereses generales de la sociedad.[4] Con su actuación, procura la preservación de las sanas prácticas de la competencia mercantil y evitar confusiones en los consumidores,[5] quienes tienen el derecho constitucional a una información adecuada y veraz (arg. Art. 42 de la Constitución Nacional) y, por ende, a que no se los induzca a error en la identidad y calidad de los productos o servicios que adquieren.[6] La función de policía administrativa que persigue el ente debe apuntar a permitir un desenvolvimiento libre y armonioso del comercio y evitar los monopolios de las voces (arg. Arts. 14 y 42 de la Constitución Nacional). Además, está a su cargo la realización de los cometidos que le conciernen al Estado en materia de propiedad industrial. Con relación a las patentes de invención, su reconocimiento tiene sustento constitucional en el art. 17, que establece que todo inventor es propietario de su descubrimiento por el término que le asigne la ley.

Sin privarme de recomendar la lectura de valiosos estudios que ya lo han hecho,[7] aclaro que, en esta oportunidad, no evaluaré la legitimidad del uso de atribuciones de emergencia para dictar el Decreto N° 27/2018, pues antes de encarar esa faena prefiero aguardar el pronunciamiento del Congreso, en los términos del art. 99 inc. 3º de la Constitución Nacional y de la Ley N° 26.122.

2. Acerca del derecho procesal administrativo en general

Para comprender mejor el sentido y el alcance de la reforma operada por el Decreto N° 27/2018 y dado que las decisiones del I.N.P.I. son actos administrativos, conviene hacer alguna aproximación a las características que, en nuestro país, rigen para el enjuiciamiento de las resoluciones adoptadas en ejercicio de la función administrativa.

Pese al sistema judicialista adoptado por la Constitución inspirada en su par norteamericana, las normas infra constitucionales derivaron hacia un régimen administrativo con algunos matices europeizantes y se incluyeron prerrogativas que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración. Entre ellas, se encuentra la llamada autotutela declarativa, una de cuyas facetas es la exigencia del agotamiento de la vía administrativa como condición previa al acceso a la instancia judicial para la defensa del derecho que se dice afectado. En principio, se requiere que antes de entablar un proceso contencioso administrativo, el particular inste, en cada caso, mecanismos propios del procedimiento administrativo.

La ley de procedimientos administrativos 19.549, en lo que a este análisis concierne, establece como regla no sólo el agotamiento de la vía administrativa, sino además la necesidad de atenerse a un breve plazo de caducidad para enjuiciar la validez de los actos administrativos.[8]

Respecto del primer requisito, si bien se han dado distintos fundamentos para explicar en qué consiste, la Corte Suprema en fallos como Agustín Roca,[9] Serra[10] y Gypobras[11] lo ha identificado como una prerrogativa procesal, consecuencia del denominado régimen exorbitante del derecho privado que impera en la relación iusadministrativa.[12] También se explica que tiende a brindar a la Administración la posibilidad de controlar sus actos (autotutela declarativa), detectando errores y, supuestamente, evitando juicios.

En cuanto a la exigencia de observar plazos de caducidad que, por cierto, son mucho más abreviados que los términos de prescripción; la razón de ser de la existencia de este recaudo, según lo sostuvo la Corte Suprema en los casos Serra y Gypobras, se ubica en que el cuestionamiento judicial de los actos administrativos no lleve, por la natural extensión de los plazos de prescripción, a la inseguridad en la efectiva ejecución de los cometidos que incumben a las autoridades de aplicación, en nuestro caso, al I.N.P.I. También se ha dicho que atiende a razones de interés público, como son las vinculadas con la estabilidad de los actos administrativos, su ejecutoriedad y eventuales derechos de terceros. La constitucionalidad de la existencia de esta limitación temporal para el ejercicio de la acción procesal contenciosa administrativa fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia en el caso Gypobras, al estimar que se trata de una reglamentación razonable del derecho de defensa en juicio en tanto no lo suprime, desnaturaliza o allana.[13]

3. Procedimiento administrativo y derecho procesal administrativo marcario

En esta materia, la impugnación judicial contra los actos del I.N.P.I., puede presentarse cuando resuelve las oposiciones a la solicitud de registro de marca articuladas por otros interesados, cuando se impugna la validez del acto administrativo dictado como consecuencia del pedido de registro o cuando el Instituto declara la nulidad o caducidad de una determinada marca ya otorgada.

Examinaré los supuestos indicados, de manera desagregada.

3.1. Oposiciones al registro de marcas

Ante una oposición a una petición de registro por parte de quien se crea con interés legítimo para hacerlo, la Dirección Nacional de Marcas del mismo I.N.P.I. debe resolver en una suerte de primera instancia administrativa, siendo que antes correspondía intervenir a los tribunales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal. Dice el nuevo reglamento de urgencia al modificar el art. 17 de la Ley de Marcas 22.362, que las resoluciones de ese órgano … serán sólo susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro de los TREINTA (30) días hábiles de su notificación.

Es posible que este cambio normativo genere planteos basados en el art. 109 de la Constitución Nacional y el consabido debate sobre las facultades jurisdiccionales de la Administración. A mi juicio, las objeciones que se esgriman aduciendo este último artículo no resultan atendibles, pues el otorgamiento de atribuciones decisorias al I.N.P.I. no transgrede los lineamientos jurisprudenciales delineados por la Corte Suprema en los casos Fernández Arias c/Poggio (su sucesión)[14] y Angel Estrada.[15] En efecto, el ejercicio de facultades materialmente jurisdiccionales por parte del Instituto queda supeditado a la revisión judicial suficiente por la Cámara Federal, de acuerdo al art. 17 de la normativa reformada. Además, el objetivo económico y político tenido en cuenta para sustraer la materia a los jueces federales es razonable y tiene que ver con el corazón de las tareas regulatorias que el Congreso le atribuyó al I.N.P.I.

Nótese que la norma habilita la revisión de lo actuado en sede administrativa a través de los llamados recursos judiciales, denominación que parece acentuar un ámbito de conocimiento más limitado para los jueces y que, por lo común, tramitan directamente ante las cámaras de apelaciones. A mi modo de ver, no es adecuado darle el carácter de recurso a estas vías de impugnación de actos administrativos, pues es inadmisible asimilarlas a las apelaciones previstas en las normas adjetivas, ya que éstas sólo funcionan entre los diversos grados que componen las instancias del Poder Judicial.[16] En rigor, se trata de acciones judiciales de impugnación de actos administrativos, que deberían resultar de conocimiento pleno para el tribunal competente para sustanciarlos. La acotación no es casual, sino que sirve para advertir que el proceso judicial que se desarrolle ante la Alzada del fuero federal civil y comercial debe ser de conocimiento pleno, condición sine que non para satisfacer el debido proceso adjetivo y no vulnerar lo dispuesto en los arts. 18 y 109 de la Constitución, en los términos de la interpretación dada por la Corte en el caso Fernández Arias c/Poggio. Además, debe darse participación a quien haya sido beneficiado por la resolución del Instituto al decidir la oposición, para de ese modo preservar la garantía de defensa.[17] Quedan algunas dudas para elucidar, como, por ejemplo, si debería tomarse la audiencia prevista en el art. 360 del Código Procesal e, incluso, si sería factible que en pleno trámite judicial solicitante y oponente lleguen a un acuerdo y, en su caso, qué rol habría que otorgarle al Instituto frente a esa conciliación.[18]

A diferencia de la crítica que esbozaré en el acápite 3.4. sobre los arts. 24 y 26 del régimen modificado, que parece suprimir la posibilidad de articular recursos administrativos contra lo que resuelva el I.N.P.I., en los casos de nulidad y caducidad de marcas, es correcto lo normado en el art. 17, pues, cuando la Dirección de Marcas se pronuncia sobre las oposiciones al registro pretendido, lo que resuelve sólo puede ser controvertido en un ámbito judicial. Ello es así pues al decidir un conflicto entre particulares aplicando el derecho de marcas, está expidiendo un acto administrativo de ribetes cuasi jurisdiccionales luego de un procedimiento administrativo contradictorio y, ante tales decisiones, dada la relación jerárquica –propia de la función administrativa– existente entre el órgano emisor del acto y el que lo revise, no es recomendable que se lleve a cabo una etapa recursiva en sede administrativa, siendo excluyente a ese efecto la instancia judicial.[19] Lo que sí me parece objetable es que la competencia administrativa para resolver las oposiciones a las solicitudes, en lugar de asignarse a la Dirección de Marcas que –sin demérito de la idoneidad de sus autoridades– es un órgano jerárquicamente inferior, no se haya reconocido directamente al Presidente del Instituto.

3.2. Acto del I.N.P.I. que resuelve la solicitud registral sin que en el trámite hayan mediado oposiciones de otros interesados

El interés público que debe ponderar el Instituto frente a un pedido de marca, no puede quedar sólo a merced de las pretensiones de quienes portan intereses particulares. Por esa razón, la decisión de admitir o denegar una solicitud no se encuentra constreñida a la existencia de oposiciones por parte de otros titulares de registro.[20]

Pues bien, cuando el I.N.P.I., sin oposiciones de terceros, igualmente decide en forma adversa al registro, el solicitante se encuentra legitimado para articular una acción judicial como medio de revisión de lo dispuesto. Establece el art. 21 del régimen marcario según la redacción modificada por el Decreto N° 27/2018, que la resolución denegatoria de la solicitud de registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. La acción tramitará según las normas del proceso ordinario y debe interponerse dentro de los 30 días hábiles de notificada la resolución adversa. Surge con nitidez la diferencia –y, por cierto, también la incongruencia– con el antes analizado art. 17 que alude a un mero "… recurso directo de apelación …". Dicho art. 21 resulta esclarecedor en cuanto a la necesidad de una instancia revisora judicial plena ante la magistratura. Son elocuentes en tal sentido el empleo de los términos impugnación, acción y la remisión a las reglas de un proceso ordinario.

En ese orden argumental, si bien la norma no aclara si la impugnación se articula ante la primera instancia o en la Alzada de ese fuero, ante la falta de previsión legal, debería intervenir el Juez de grado, pues la regla es que la competencia directa de las cámaras de apelaciones debe estar establecida en la norma en forma clara y expresa e interpretarse en forma restrictiva, máxime cuando se trata de la revisión de actos administrativos.

3.3. Actos del I.N.P.I. que disponen nulidades o caducidades de marcas

Además, el art. 24 del novedoso régimen, en lo que concierne a las marcas nulas, determina que es la Dirección Nacional de Marcas, de oficio o a pedido de parte, quien las resolverá cuando la causa del vicio sea contravenir lo dispuesto en la ley. El acto administrativo de ese órgano "… será apelable en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal …. Según el art. 26, la resolución del I.N.P.I. que declare la caducidad de la marca también será apelable", en el mismo plazo y ante la misma Cámara.

Adviértase que surge una diferencia en cuanto a la competencia del órgano administrativo, pues para disponer la nulidad de la marca se requiere una simple resolución de la Dirección de Marcas; mientras que, en cambio, para disponer la caducidad, es preciso una resolución del I.N.P.I.[21] No se advierten las razones para la diferente asignación, ni los considerandos del D.N.U. 27/2018 lo explican. Por mi parte, conforme a las reglas de organización administrativa que ya he esbozado, estimo que siempre debería requerirse una resolución de la autoridad superior, como lo es la Presidencia del I.N.P.I.

En cuanto al art. 24, tal como ha quedado redactado, colisiona con los arts. 17 y 18 de la ley de procedimientos administrativos 19.549, marco que, por cierto, hace las veces de reglamentación de los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio garantizados en los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución. Sucede que si un acto administrativo otorgó un derecho a un particular –en nuestro caso, el registro de una marca–, este se incorporó a su patrimonio y, por ende, es merecedor de las garantías que tutelan a la propiedad privada.[22] Sólo podría el titular perderlo como consecuencia de una ley o de una sentencia emanada de juez competente. En el caso de una marca nula, para que el I.N.P.I. pueda soslayar la promoción de una acción judicial de lesividad de su acto y extinguirla por su cuenta, es necesario que el registro no haya adquirido firmeza –por ejemplo, por haber sido impugnado por otro interesado–, que el titular no haya comenzado a utilizarlo y siempre que al solicitar la marca el peticionario ignore la existencia del vicio determinante de la nulidad.[23]

3.4. Agotamiento de la vía y recursos administrativos

Como se advierte de la lectura del texto según las reformas injertadas en el Decreto N°27/18, no se ha consagrado la exigencia de agotar la vía administrativa como recaudo para acceder al proceso judicial de revisión de los actos del I.N.P.I. que denieguen un registro. Es más, en los procesos de oposición a la solicitud de marca (art. 17), de nulidad (art. 24) y caducidad (art. 26); dado que la norma establece que sólo procede la impugnación judicial ante el fuero Federal Civil y Comercial, hasta pareciera que sería improcedente articular un recurso administrativo contra lo resuelto por la Dirección Nacional de Marcas. Ciertamente, la inexigibilidad del agotamiento de la vía se corresponde con el carácter autárquico del I.N.P.I. Contra los actos definitivos de las administraciones descentralizadas (que, recordemos, cuentan con su propia personería jurídica diferenciada de la administración central y se auto administran), puede deducirse el recurso de alzada y éste, por su propia naturaleza, es opcional.

En cambio, cuando se impugna la denegatoria de la solicitud, el art. 21 permitiría transitar la vía administrativa si es esta la elección del particular. Dicha norma no opone óbice para que los solicitantes, si así lo desean, de todos modos, articulen los recursos administrativos previstos en las disposiciones de rito que, aunque sean optativos, el órgano que ejerce la tutela respecto de los actos del I.N.P.I.[24] está obligado a resolver. Ante tal hipótesis, el plazo del art. 21 para acceder a la impugnación judicial recién comenzará a operar una vez notificado el acto denegatorio del recurso que voluntariamente se articule. Interponer el recurso administrativo, aunque no sea obligatorio, es una estrategia que aparece recomendable en aquellos casos en los cuales, luego de la decisión denegatoria de la Dirección de Marcas, se obtengan elementos de convicción que puedan hacer variar el curso adoptado en ese acto administrativo, como podría serlo el vencimiento sin renovación de la marca anterior que se prestaba a confusiones con la desestimada.

Un tema extraño de la regulación reformada es que fomenta que se demande en sede judicial por la nulidad de un acto administrativo de la Dirección Nacional de Marcas, sin someter la cuestión a la superioridad del Instituto. Dicho esquema pierde de vista que, en el derecho procesal administrativo, como regla, sólo se admite la impugnación judicial del acto proveniente de la más alta autoridad jerárquica con competencia decisoria final (llamado acto que causa estado). En ese sentido el art. 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1759/72, T.O. por Decreto N° 894/2017) establece que, frente a los actos administrativos emanados de la autoridad superior de una entidad autárquica, el particular agraviado puede elegir entre interponer recurso de alzada, o bien, iniciar directamente la acción judicial. En nuestro caso, tal acto debería ser el emitido por el presidente del I.N.P.I. Nótese que, atento a la redacción de la norma, en los casos de resolución de nulidades de marcas, la Presidencia del Instituto nunca se pronunciaría, dado que, contra lo decidido por la Dirección Nacional de Marcas, sólo procede el recurso judicial previsto en el art. 24, diluyéndose el rol funcional y de contralor del órgano superior.

Además de lo expuesto, desde una lectura constitucional, es objetable que en materia de impugnación de resoluciones del I.N.P.I. respecto a nulidades y caducidades de marcas (arts. 24 y 26 del régimen), el afectado sólo tenga a su alcance una vía judicial, en tanto se le excluye la posibilidad de intentar revertir la situación en sede administrativa. Es cierto que la Procuración del Tesoro de la Nación[25] tiene una doctrina ya consolidada respecto de que cuando el régimen especial aplicable contempla un recurso judicial directo ante el Poder Judicial, corresponde que las impugnaciones se ajusten a ese canal ritual especial con exclusión de toda otra. Sin embargo, a esta altura del desarrollo de los derechos y garantías, este impedimento parece difícil de compatibilizar con el derecho a la tutela administrativa efectiva, de raigambre constitucional, propia de todo procedimiento administrativo. Este principio ha sido desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en el caso Astorga Bracht, en el que reivindicó, a la par de la tutela judicial efectiva, el derecho de acudir ante las autoridades administrativas competentes y obtener de ellas una decisión útil relativa a los derechos en juego.[26] No hay que perder de vista que obligar al solicitante a transitar el camino judicial para cuestionar el acto, lleva a conducirlo hacia un proceso oneroso, mientras que el procedimiento recursivo administrativo es gratuito.

3.5. Plazo de caducidad para iniciar la acción

Con respecto a la segunda condición de admisibilidad, me refiero al plazo de caducidad inherente a la acción contenciosa administrativa, surge alguna duda acerca de si sigue vigente. Observo que el D.N.U. 27/2018 no mantiene en el texto del art. 21 del régimen normativo modificado la prevención de la Ley Nº 22.362, que establecía un virtual plazo de caducidad para entablar la demanda de nulidad de la denegatoria (de 30 días). Dicha norma advertía que, en caso de no promoverse la acción en el término indicado, se declarará el abandono de la solicitud de registro.

Más allá de esa omisión en el decreto, lo cierto es que, si no se inicia la acción en ese plazo, la denegatoria del registro devendrá en un acto administrativo firme cuya validez no podrá ser enervada ante los tribunales (arg. art. 25 de la ley de procedimientos administrativos 19.549). Por similares razones, lo mismo sucederá respecto a la falta de impugnación de lo decidido en materia de nulidades y caducidades de marcas.

4. Procedimiento administrativo y derecho procesal administrativo atinente a las patentes

El trámite de otorgamiento de patentes se vehiculiza ante la Administración Nacional de Patentes, que también funciona en la esfera del I.N.P.I. Dicho órgano, de acuerdo al art. 67 del Decreto N° 590/95, tiene a su cargo la tramitación, estudio y resolución de las solicitudes de concesión de patentes y modelos de utilidad.

Con arreglo al art. 72 de la Ley de Patentes, tal como ha quedado luego de las reformas incorporadas por el legislador de necesidad y urgencia, si se deniega el pedido de patente o modelo de utilidad, está contemplado un recurso de apelación administrativo a interponerse en un plazo de 30 días ante el Presidente del I.N.P.I. El texto legal original designaba a esa impugnación como recurso de reconsideración. La doctrina criticaba que se le haya puesto el rótulo de reconsideración, pues al ser resuelto por la superioridad del Instituto operaba como un recurso jerárquico.[27]

Al referirse a un recurso administrativo de apelación, el Decreto N° 27/2018 no corrige la situación pues, en rigor, tal apelación, como recurso administrativo, no existe en el procedimiento administrativo nacional desde hace varias décadas. No se entiende por qué el D.N.U. no aprovechó para calificarlo como recurso jerárquico, remedio de rito enraizado en los arts. 89 a 92 del Reglamento de Procedimientos Administrativos 1759/1972, que resulta procedente para impugnar los actos administrativos y es resuelto por la superioridad con competencia decisoria final. Si se evitó catalogarlo jerárquico por tratarse el I.N.P.I. de una entidad descentralizada,[28] ese prurito era innecesario porque operaría como un recurso jerárquico interno, que se tramita y se resuelve sin exceder la estructura del ente.

De lo hasta aquí dicho, convengamos que, a diferencia de lo que acontece respecto a las impugnaciones judiciales de las denegatorias de marcas, en materia de patentes, no es claro determinar si es necesario agotar la vía administrativa en forma obligatoria antes de acceder a dicha revisión judicial. La reglamentación de la ley de patentes establecía que la reconsideración prevista en el texto antes en vigor no era exigible a los fines de la procedencia de los demás recursos administrativos existentes ni para la acción judicial, lo cual resultaba coherente con el carácter optativo propio de todo recurso de reconsideración.[29] En igual sentido, con la redacción anterior de la Ley Nº 24.481, hasta el propio Instituto en sus Directrices sobre Patentamiento (Resolución 243/2003), en la parte A, capítulo VIII, textualmente interpretó que También se puede recurrir directamente ante la justicia dentro del plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales desde la notificación al recurrente del acto, sin interponer previamente ningún recurso administrativo, ello en virtud de lo establecido en el art. 25 de la L.N.P.A.[30]

Sucede que, a esta altura, daría la impresión de que el nuevo recurso administrativo de apelación debería ser de interposición obligatoria, para que el acto que sea en definitiva sometido al test de los tribunales provenga de la más alta autoridad del ente autárquico, como lo es el presidente del Instituto. De todos modos, para formarse un juicio definitivo habrá que aguardar a conocer si el decreto reglamentario de la ley de patentes es modificado para adecuarlo al nuevo texto legal y si, como consecuencia de la reforma, también se cambian las directrices de patentamiento diseñadas por el I.N.P.I.

No se trata de dilucidar una mera cuestión accesoria, porque si el mentado recurso administrativo de apelación del art. 72 de la ley de patentes se asume como de interposición obligatoria, en los hechos más tiempo se prolongará la instancia administrativa para resolver y, en forma paralela, menos se disfrutará del plazo de exclusividad de la patente si es que, en definitiva, resulta concedida. Acontece que el término de veinte años se computa desde la presentación de la solicitud y no a partir de su eventual concesión por parte del I.N.P.I.[31] No puede estar ausente del análisis del estratega que, pese a ser los plazos legales de cumplimiento obligatorio por la Administración (al menos así lo prescribe el art. 1° inc. e ap. 1° de la Ley N° 19.549), éstos suelen extenderse más allá de lo previsto en las normas. Tampoco cabe soslayar que, por cierto, no es frecuente que en sede administrativa se haga lugar a los recursos impetrados.

Por otra parte, si se considera que ese recurso administrativo de apelación del art. 72 fuera opcional para el particular, nos volvemos a encontrar, como sucede en el esquema plasmado para los actos relativos a las marcas, con que se podría demandar por la nulidad de un acto administrativo de un órgano jerárquico inferior como lo es la Administración Nacional de Patentes –sin desmedro de la calificación técnica de esta área–, soslayándose someter la cuestión a la superioridad del Instituto. En ese escenario, se volvería a perder de vista –como ya analicé respecto de los actos de la Dirección de Marcas que disponen nulidades de registros– que en el derecho procesal administrativo, la regla es que sólo se admite la impugnación judicial de los actos que causan estado que, reitero, son aquellos provenientes de la más alta autoridad jerárquica con competencia decisoria final. Insisto, en nuestro caso, tal resolución es la emitida por el titular del I.N.P.I.

Por cierto, tengo para mí que ante cierta confusión acerca de si corresponde o no agotar la vía administrativa a raíz de la incorporación del recurso administrativo de apelación, corremos el riesgo de apartarnos de la jurisprudencia supranacional interamericana proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que requiere claridad en las prescripciones que impongan el agotamiento obligatorio de determinados recursos en la secuencia de impugnaciones de actos administrativos.[32]

A su vez, lo normado en el art. 72 del régimen de patentes no excluye que contra las decisiones de la Presidencia del I.N.P.I. también puedan articularse, de manera optativa para el solicitante, los carriles recursivos administrativos propios del reglamento de procedimientos administrativos (Decreto N° 1759/72, según el Texto Ordenado por Decreto N°894/2017), como la reconsideración del art. 84 y el recurso de alzada del art. 94, a ser resuelto por el Ministerio de Producción.

El aspecto más importante para analizar es el de la impugnación judicial a tramitarse ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial, en un plazo de 90 días hábiles judiciales a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la decisión adversa. Si bien no hay previsión expresa en el texto originario de la Ley N°24.481 ni tampoco en las reformas del Decreto N° 27/2018, ese término es el que debería utilizarse de conformidad con lo indicado en el art. 25 de la ley de procedimientos administrativos 19.549.

5. Procedimiento administrativo y derecho procesal administrativo en materia de modelos y diseños industriales

El texto del Decreto-ley N° 6673/63, en su art. 12, establecía que la denegatoria de la solicitud de registro, modelos o diseños industriales es apelable en sede administrativa o ante los tribunales federales de manera excluyente, a opción del interesado.

Los alcances del Decreto N° 27/2018 también se extendieron a esta materia, pues reforma dicha disposición y establece que la resolución denegatoria expedida por la Dirección de Modelos y Diseños Industriales … será recurrible ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Agotada la instancia administrativa, la resolución dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL será apelable ante la Justicia Civil y Comercial Federal.

Como se aprecia, en este campo la regulación de la impugnación judicial también es diferente a la materia de marcas y a la de patentes, lo que a esta altura hace dudar sobre si el D.N.U. consiguió realmente simplificar los trámites. En este caso es impuesto como condición de admisibilidad el agotamiento de la vía administrativa, aunque sin determinar el plazo para articular el recurso pertinente. Si bien en esta oportunidad la norma no califica el tipo de recurso de que se trata, tengo para mí, por los fundamentos ya empleados, que estamos ante un recurso jerárquico interno que debe ser incoado dentro de los 15 días de notificado el acto.[33]

Al igual que el art. 21 de la normativa de marcas, tampoco se indica si la competencia para resolver el recurso judicial incumbe en forma directa a la Cámara o a los juzgados de primera instancia del fuero civil y comercial federal. Por las razones explicitadas al abordar el análisis de aquella disposición en el acápite 3.2. de este aporte, me inclino por sostener que debe articularse ante el Juez de grado.

En cuanto al plazo de caducidad para iniciar la acción, el nuevo art. 12 llama la atención por no fijar un término para interponer la demanda ante el fuero civil y comercial federal. A mi juicio, por imperio de lo dispuesto en la última parte del art. 25 de la ley de procedimientos administrativos general 19.549 ,[34] el término a utilizar es el de 30 días hábiles desde la notificación del acto administrativo del I.N.P.I. que agotó la vía.

6. Impugnación judicial de los actos administrativos del I.N.P.I.

Como he señalado a lo largo de este aporte, las resoluciones del Instituto adversas a las pretensiones de los particulares, son actos administrativos emanados de órgano competente. Ante lo cual, por imperativo constitucional, el solicitante debe tener acceso a una revisión judicial de lo resuelto de acuerdo a los artículos constitucionales 109, que inhibe al Poder Ejecutivo ejercitar facultades jurisdiccionales, 116, que atribuye al conocimiento y decisión del Poder Judicial todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes de la Nación y, además, en la parte dogmática, por el art. 18, que tutela la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, todos ellos complementados con los compromisos internacionales asumidos por la República que garantizan el llamado derecho a la tutela judicial efectiva, también de jerarquía constitucional conforme al art. 75 inc. 22.[35] Además, en materia específica de propiedad intelectual, el Tratado ADPIC –Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o, según su acrónimo en inglés, TRIPS –Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights– (expedido en el seno de la Organización Mundial del Comercio y aprobado por Ley Nº 24.425) exige que se garantice a las partes en el procedimiento la oportunidad de revisión de las decisiones administrativas finales por una autoridad judicial, con sujeción a las disposiciones de competencia previstas en la legislación de cada país miembro.

Pese a tratarse de típicos procesos contencioso administrativos, tanto el legislador ordinario como el de necesidad y urgencia optaron por no atribuir la competencia para sentenciarlos al fuero judicial especializado en la función administrativa y la asignaron a la competencia Civil y Comercial Federal. Sucede que no toda la actividad estatal se sujeta íntegramente al derecho público, pues en numerosos supuestos ella se rige, en mayor medida, por disposiciones del derecho civil o comercial. En ese sentido, por ejemplo, la decisión del I.N.P.I. acerca de la admisibilidad de una solicitud de registro de una denominación va a estar sustancialmente impregnada por el régimen legal específico de marcas. Esta norma, proveniente del derecho privado, va a ser la de preponderante aplicación para dirimir las controversias que se susciten. Además, la legislación específica involucra contiendas en donde claramente no corresponde intervenir al fuero contencioso administrativo, como las de ceses de uso indebido y sus consecuentes reclamos indemnizatorios, que la misma ley confiere a la competencia civil y comercial federal. En ese contexto, ante la versación reconocida en el ordenamiento, no resulta irrazonable que se haya confiado también a este fuero la impugnación del acto administrativo que desestima el registro, por ser el más calificado para resolver las cuestiones que involucran la litigación en materia de marcas.[36] Los aspectos prevalecientes de derecho privado sobre aquellos que conciernen al derecho administrativo dan fundamento para otorgar, también al fuero civil y comercial, los procesos de denegatoria de patentes.

Ahora bien, como ya insinuara en el punto 3.5. de esta obra, no hay que soslayar que la impugnación judicial del acto denegatorio no sólo es un derecho, sino que, como contrapartida, es también una carga. Acontece que, los efectos de la falta de cuestionamiento judicial en término se proyectan más allá incluso del abandono de la solicitud de registro de marca o firmeza del acto que denegó la patente, pues ante tal omisión el frustrado solicitante siquiera va a poder reclamar una reparación por los daños y perjuicios que la resolución adversa del Instituto le pudo haber generado. Dicho aserto, además, está avalado por el criterio de la Corte Suprema en el caso Alcántara Díaz Colodrero,[37] que desarrolla la teoría del acto firme o consentido, la cual veda la pretensión indemnizatoria si no se impugnó en tiempo el acto administrativo al que se atribuye ser productor de los detrimentos patrimoniales. Se trataría de una pretensión patrimonial que chocaría con un acto administrativo consentido por el perjudicado.[38]

La regla de oro es entonces nunca consentir un acto del I.N.P.I. que pueda generar agravio. De ella también se deriva que las normas que establecen plazos, recursos administrativos obligatorios e impugnaciones judiciales, deben ser prístinas; lo cual, a esta altura, es una exigencia comprometida por nuestro Estado en el concierto interamericano.[39]

Sin embargo, luego del análisis llevado a cabo a lo largo de este ensayo y las dudas interpretativas que me genera el régimen de marcas, el de patentes y el de modelos industriales, tal como han quedado ensamblados luego de las reformas incorporadas, dejo a la elevada consideración del lector, concluir si, en lo atinente a propiedad industrial, realmente el decreto de necesidad y urgencia 27/18 sirve para desburocratizar y simplificar los procesos[40] y reducir las cargas que pesan para los administrados.[41] Como he dejado traslucir, mi pronóstico no es demasiado optimista, aunque el tiempo nos dará la respuesta definitiva.

Alternativas para acelerar los juicios de patentes de invención

Ignacio Sánchez Echagüe[42]

Resumen

Las patentes de invención poseen una vigencia de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. En la Argentina, este plazo de vigencia es improrrogable, por lo que cualquier demora en el proceso de su análisis produce la consecuente y directa reducción de la protección efectiva del invento. Sería deseable que las causas judiciales en las que se ventilan cuestiones relacionadas con patentes de invención insuman el menor tiempo posible. Sin embargo, no resulta extraño encontrar juicios de patentes que demoren más de diez años. La prueba pericial constituye la prueba más relevante del proceso. Ello también determina que esta prueba sea la que insuma la mayor parte del proceso. En los litigios en los cuales la cámara empresaria CILFA ha logrado ser aceptada como tercero interesado ninguna causa ha pasado a la etapa procesal siguiente. Es aquí donde se puede apreciar que ello significa en los hechos la denegación definitiva del derecho a la patente.

Summary

Patents have a validity of 20 years counted from the date of filing date. In Argentina, this period of validity is non-extendable, so any delay during its prosecution results in the consequent and direct reduction of the effective term of protection. In litigations, it would be desirable to ensure the shortest possible time for judicial decisions. However, it is not uncommon to find patent cases that take more than ten years. The issuance of the official expert’s report constitutes the most relevant piece of evidence. This also determines that this test is the one that takes up most of the process. In litigations where the business chamber CILFA has managed to be accepted as an interested third party, no case has passed to the next procedural stage. This is where it can be seen that this means in fact the definitive denial of the right to the patent.

Introducción

Los juicios por infracción a patente, o por recurso contra la denegatoria de su concesión, son sumamente largos por las características de nuestro proceso judicial y la complejidad de las cuestiones técnicas involucradas.

Sin embargo, no estamos totalmente indefensos frente a esta situación.

1. Causas y consecuencias del atraso de los juicios de patentes

Las patentes de invención poseen una vigencia de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.[43] En la Argentina, este plazo de vigencia es improrrogable,[44] por lo que cualquier demora en el proceso de su análisis produce la consecuente y directa reducción de la protección efectiva del invento.[45] En igual sentido, la infracción a una patente también produce, en los hechos, la suspensión de su vigencia. Ello porque las patentes otorgan un derecho exclusivo sobre un invento o descubrimiento, exclusividad que se pierde ante la existencia de una infracción.

Consecuencia inmediata de lo mencionado anteriormente es que sería deseable que las causas judiciales en las que se ventilan cuestiones relacionadas con patentes de invención insuman el menor tiempo posible. Sin embargo, no resulta extraño encontrar juicios de patentes que demoren más de diez años.[46]

Las causas de la demora son obviamente múltiples, entre las cuales corresponde destacar la falta de oralidad del proceso, la necesaria pericia oficial, y, en los casos que persiguen la declaración de nulidad del rechazo de la solicitud de patente, la novedosa intervención de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA). Tampoco incentiva la celeridad el hecho de que estas causas presenten especial complejidad técnica, lo cual se debe a que la materia objeto de la causa es, por definición, tecnología novedosa y por lo tanto desconocida para la mayoría de las personas intervinientes en el proceso judicial.

La prueba pericial constituye actualmente la prueba ineludible en cualquier causa que involucre patentes de invención y, por lo tanto, es la prueba más relevante del proceso. Ello también determina que esta prueba sea la que insuma la mayor parte del proceso.

Asimismo, y desde hace aproximadamente dos años a esta parte, CILFA ha intentado intervenir en todas aquellas causas en las cuales se