Colección de Propiedad Industrial e Intelectual. Su valor para el crecimiento y la salud (Vol. 6): 2do semestre 2019 - 1er semestre 2020

Por Agustin Azcatl Romero, Alberto Villalobos, Alejandra del Río y 37 más

Esta obra es una herramienta útil en la tarea de apoyar y divulgar el conocimiento de los temas que hacen a una adecuada comprensión del valor de la propiedad industrial e intelectual como agente promotor del crecimiento y de sus pilares fundamentales. En este sentido conviene tener presente que Latinoamérica es una región con un potencial importante de innovación que lamentablemente no se aprovecha acabadamente. Las herramientas que proporciona la propiedad intelectual son cruciales para la promoción de los avances científicos y tecnológicos, y de las inversiones, tal como lo ilustran los artículos en español e inglés que trae este nuevo volumen.

• Idioma: Español
• Editorial: elDial.com
• Fecha de lanzamiento: 12 nov 2021
• ISBN: 9789878343037

Vista previa del libro

tapa_ebook_600x800_03.jpg

Colección de Propiedad

Industrial e Intelectual

Su Valor para el Crecimiento y la Salud

Colección de Propiedad

Industrial e Intelectual

Su Valor para el Crecimiento y la Salud

2do. semestre 2019 - 1er. semestre 2020

Volumen 6

ASDIN

ASOCIACIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático.

© 2019, Editorial Albremática S.A.

Primera edición

ISBN 978-987-8343-03-7

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

Mensaje introductorio

Es muy grato presentar un nuevo volumen de nuestra Colección, en este caso el número 6, correspondiente al segundo semestre 2019 y primer semestre 2020. Hemos completado el nombre de la Colección con el agregado de SU VALOR PARA EL CRECIMIENTO Y LA SALUD para que refleje más cabalmente los objetivos de la Colección.

Como en los volúmenes anteriores los trabajos publicados son en su mayoría resultado del Concurso Anual Día Mundial de la Propiedad Intelectual que organiza ASDIN, que estimula la presentación de novedades, experiencias y propuestas en la materia, frente a los cambios continuos, tanto a nivel regional como en cada país, que experimenta la protección de los derechos intelectuales de autores y de inventores.

Nos complace que el concurso anual de ASDIN continúe recibiendo muy buenos trabajos, varios de los cuales tratan importantes desafíos actuales del área salud.

Les invitamos a continuar participando, recordando que las presentaciones deben realizarse hasta el 31 de marzo de cada año, de modo tal que los trabajos seleccionados puedan recibir los premios el 26 de abril de cada año, fecha en que se celebra el DÍA MUNDIAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL.

Vemos a nuestra Colección como una herramienta útil en la tarea de apoyar y divulgar el conocimiento de los temas que hacen a una adecuada comprensión del valor de la propiedad industrial e intelectual como agente promotor del crecimiento y de sus pilares fundamentales.

En este sentido conviene tener presente que Latinoamérica es una región con un potencial importante de innovación que lamentablemente no se aprovecha acabadamente. Las herramientas que proporciona la propiedad intelectual son cruciales para la promoción de los avances científicos y tecnológicos, y de las inversiones, tal como lo ilustran los artículos en español e inglés que trae este nuevo volumen.

Reiteramos nuestra invitación para que participen en los concursos anuales. Participar es contribuir a avanzar en el conocimiento en beneficio de todos.

Dr. Daniel Zuccherino, Presidente de ASDIN

Dr. Félix Rozanski, Secretario de ASDIN

Cuestiones actuales sobre litigación

de patentes en Argentina

¹

Alfredo Silverio Gusman²

Resumen

Esta ponencia analiza algunos de los temas más espinosos y las dificultades que con mayor frecuencia se presentan en los litigios en materia de patentes en Argentina, en particular respecto a las cuestiones de índole técnica que debe ponderar el Tribunal. Destaca la necesidad de que estos procesos se resuelvan en un plazo razonable, de conformidad con exigencias provenientes del orden constitucional y supranacional vigente.

Abstract

This paper analyzes some of the thorniest aspects and difficulties that frequently arise in patent litigation in Argentina, particularly regarding the technical aspects weighted by the court. It emphasizes the need for said proceedings to be resolved in a reasonable time, according to constitutional and supranational law requirements.

Artículo

1. Introducción

En esta obra centraré mi análisis en algunas vicisitudes y dificultades actuales que se presentan en los juicios relativos a patentes de invención. Me voy a referir principalmente a aquellos litigios en los que se impugnan las decisiones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial –en adelante I.N.P.I. o el Instituto–, que, en Argentina, es la autoridad que concede o deniega las patentes. También voy a auscultar los casos en donde los tribunales, para resolver medidas cautelares en materia de infracciones, deben juzgar la validez de la patente otorgada.

2. ¿Las resoluciones del I.N.P.I. pueden presumirse legítimas?

Por empezar, es necesario indagar acerca de si las decisiones del Instituto que otorgan o deniegan una patente y son enjuiciadas por los interesados están revestidas de la presunción de legitimidad que, para los actos administrativos, proclama el art. 12 de la ley de procedimientos administrativos 19.549; lo cual implica la suposición de que han sido dictados con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión.³

Tal presunción, en general, ha sido avalada por la Corte Suprema, dando a entender que, si no existiera, el Estado debería demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que el acto administrativo se asienta así como la validez de las conclusiones extraídas.⁴ Desde la doctrina clásica del derecho administrativo se ha dicho que acompaña a todos los actos estatales, de suerte tal que así como toda ley se presume constitucional, a toda sentencia se la presume válida; también a todo acto de la Administración corresponde presumirlo legítimo.⁵

De ella se derivan importantes consecuencias que impactan en el proceso, entre otras, que es necesario que quien impugne lo decidido por el Instituto alegue y pruebe la ilegitimidad del acto administrativo,⁶ sin que sea suficiente para enervarla las meras objeciones de los interesados. Este aspecto, si se aplica en materia de patentes, es una carga particularmente difícil, pues se trata de un punto de partida favorable al I.N.P.I. que, en ocasiones, puede resultar dificultoso remontar y, a la postre, llegar a ser decisivo para frustrar las expectativas del pretenso inventor.

En nuestra especialidad existe un debate acerca de si tal carácter es extensible al acto administrativo que se pronuncia sobre un pedido de patente y, si la respuesta es afirmativa, en qué medida. En mi país algunos autores como el Académico CASSAGNE,⁷ han puesto en tela de juicio la fortaleza de la presunción de legitimidad en este campo; mientras que otros, como los profesores MAIRAL y BENSADON,⁸ no encuentran motivos para debilitar ese carácter en los actos que versan sobre esta temática. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en el caso Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/I.N.P.I.,⁹ al adherir a los fundamentos del Procurador Fiscal, reconoció presunción de legitimidad al acto que denegó una solicitud de patente.

Por mi parte observo que el art. 83 de la Ley Nº 24.481 establece que el juez, al momento de decidir una medida cautelar ante un caso de infracción al derecho reconocido, debe realizar una ponderación acerca de la probable validez de la patente cuya violación se denuncia e, incluso, es necesario contar con un dictamen pericial que avale dicha valoración ("En todos los casos …", debería intervenir el perito, según la norma).¹⁰

En lo personal creo, ateniéndome al texto descripto –por cierto, de tinte especial que por ende desplaza a la norma general de procedimientos administrativos–, que no es posible predicar como carácter absoluto la presunción de legitimidad del acto administrativo que se pronuncia sobre un pedimento de patente.¹¹

3. La dificultad para evaluar las valoraciones técnicas del I.N.P.I.

Un problema que presenta la litigación en materia de patentes, es que la decisión que involucre el acto administrativo suele exhibir aristas complejas (la Corte Suprema llegó a hablar de notoria complejidad técnica¹² en esta clase de juicios), e incluso se dicte como consecuencia de aplicar temperamentos técnico-científicos, que exceden lo puramente jurídico. En materia cautelar, por ejemplo, ante denuncias de infracciones a las patentes, las limitaciones para la evaluación técnica del juez, le obstaculizan lograr un grado de suficiente verosimilitud del derecho propia de toda tutela preventiva. A mi modo de ver, de allí surge la exigencia legal de contar con el informe pericial previo para, de ese modo, permitirle al decisor tener un mejor panorama para formarse convicción acerca de la procedencia de la medida.

La gran mayoría de las veces, para sentenciar en estos pleitos, se requiere el esclarecimiento de algún punto para el que es preciso contar con conocimientos especializados (farmacéuticos, médicos, biotecnología, etc.). Tales sapiencias, naturalmente, escapan a la formación de los peritos en derecho que integran el tribunal, por cierto acotada, principalmente, al manejo de las fuentes jurídicas. Respecto a las demás ciencias, podrá tener un conocimiento que, por enriquecido y perfeccionado que sea en quien se llame hombre culto, queda muy por debajo de la ciencia propiamente dicha.

El juez también está dotado de conocimientos generales, experiencia de vida y sentido común. Pero ello poco le sirve para evaluar las correcciones de fórmulas químicas, algorítmicas, etc. o para resolver, por ejemplo, cuestiones como si el mesilato de imatinib es una molécula nueva; si los interferones eran pegilados o no, o si la liberación sostenida de quetiapina con hidroxipropilmetilcelulosa o hipromelosa es o no evidente para un experto en la materia. Piénsese, entre otros, en los aprietos en los que se verán los togados a la hora de pronunciarse sobre si un determinado descubrimiento realmente está provisto de novedad, altura inventiva, aplicación industrial, si la creación se deduce del estado de la técnica, etc., en materias que, por su propio dinamismo, se encuentran en proceso de descubrimiento y precisión permanente. Va de suyo que las exigencias de capacitación que corresponde exigirles a los jueces, no llega hasta el extremo de obtener destrezas en esas y otras áreas.¹³ Es imposible que un ser humano adquiera, con la perfección de un sabio, lo que los filósofos llaman la ciencia de todo,¹⁴ esto es, especializarse en todas las ciencias. En cuanto a los abogados de las partes, son muy pocos los formados en cuestiones científicas y los que no lo están suelen mostrarse reacios a adentrarse en estas materias y parcos a la hora de explayarse en sus escritos sobre tales tópicos.

En contraposición, se ha dicho que a determinadas áreas administrativas, como los institutos administrativos de propiedad industrial, que suelen estar estructurados como entidades autárquicas y contar con expertos técnicos en áreas que involucran asignaturas sofisticadas, múltiples o fluidas, se les atribuye competencias sobre estos asuntos para permitir un mayor orden, coherencia y uniformidad en la aplicación de las leyes de patentes. En Argentina el propio I.N.P.I. en las defensas que esgrime ante los tribunales suele alegar su calificación en la materia para resistir la revisión judicial de los actos que dicta.

Es cierto que en estos asuntos el juez debe resolver respecto de temas en los que no se halla familiarizado o, sin eufemismos, no los entiende, lo cual constituye el peor escenario para quien debe fallar. Cuando éste es llamado a sentenciar sobre la regularidad de complejas decisiones administrativas elaboradas por entes que ejercen competencias técnicas, los primeros escollos con que se encuentra son … la parvedad de medios de los tribunales y su mucho trabajo ….¹⁵ Ante el reto que implica lidiar con los aspectos de corte científico que deberían esclarecerse durante el entuerto, en varios precedentes se ha llegado a reconocerle algún grado de deferencia¹⁶ al I.N.P.I. Ello significa que ante cuestiones opinables para cuya dilucidación se requiera expertise, las sentencias, con frecuencia, convalidan la solución adoptada en el acto administrativo atendiendo a la mejor situación en que se encuentra el Instituto para resolver los pedidos de patentes. Siempre que, claro está, durante el proceso judicial el impugnante no haya logrado desacreditar la validez de lo resuelto por el ente.¹⁷ Esta regla se sustenta en que es dable suponer que el I.N.P.I., con toda su plantilla de examinadores, cuenta con especial idoneidad y aptitud para resolver sobre las solicitudes que se le formulan. Dichos atributos llegan a justificar otorgarle la competencia administrativa en esta materia, tal como lo hace el inc. a del art. 92 de la Ley N° 24.481.

Por lo general, en este tipo de procesos los tribunales no van más allá de verificar si se ha cumplido el procedimiento previo, si en él se ha dado debida observancia a la garantía de defensa del solicitante y si no se ha incurrido en un error manifiesto de evaluación por parte del I.N.P.I. al otorgar o denegar la patente. La realidad arroja que en asuntos enmarañados, atento a las diversas disciplinas involucradas, el Juez no puede obrar como un superministro que revisa lo hecho por sus órganos administrativos inferiores ni con la minuciosidad propia del celo de pedantes profesores.¹⁸ Sin embargo, aun en la arena movediza de este tipo de entuertos, esto no implica ensalzar a la autoridad de aplicación como infalible ni que se deba abdicar de anular aquellas decisiones en las que se compruebe ilegitimidad o irracionalidad.¹⁹ Sin llegar a contradecir las apreciaciones de oportunidad, mérito o conveniencia del ente, a través de la impugnación a resolverse en un tribunal revisor se satisface la tutela judicial efectiva del solicitante y se procede a escrutar la juridicidad de lo resuelto sobre la patente.

Se ha señalado que la existencia de tribunales judiciales revisores más especializados en la materia concreta a resolver suele disminuir el reconocimiento de deferencia a las autoridades administrativas de aplicación.²⁰ De todos modos, la realidad argentina, en donde tramitan relativamente pocas solicitudes de patentes y existe una escasa litigación sobre estas cuestiones, no justifica crear un fuero que entienda exclusivamente en materia de propiedad industrial. Además, a diferencia de lo que sucede en otros países, dado que por imperio legal el tribunal judicial revisor debe conformarse por abogados, incluso un tribunal especializado en materia de propiedad industrial va a encontrarse con dificultades para no tentarse con la deferencia hacia lo resuelto por el I.N.P.I.

4. El informe pericial en los juicios de patentes.

Problemática e importancia

Es claro que el Juez no es, empleando la terminología del art. 4 de la ley de patentes 24.481 "… una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente". De todos modos, para equilibrar un tanto las limitaciones de formación que se acaban de indicar y lograr contradecir las afirmaciones técnicas de los cuerpos administrativos, siempre estará al alcance de los magistrados acudir al auxilio de los medios de prueba existentes. Entre los más importantes para este tipo de litigación, se encuentran los dictámenes y explicaciones a obtener de los informes periciales –como ya se señaló, de requerimiento obligatorio a la hora de decidir medidas cautelares en materia de infracciones, según lo exige el art. 83 de la ley de patentes 24.481–, que se presumen también versados en las materias extrajurídicas que contiene el litigio y que aportan al tribunal un conocimiento del que éste carece.

En general, la prueba pericial procede cuando para comprobar un hecho controvertido o la determinación de sus causas o efectos, el Magistrado requiere el auxilio de un profesional especializado en alguna ciencia, arte, industria o actividad.²¹ En materia de patentes, tales experticias, son consideradas un elemento central del juicio²² y resultan de producción ineludible en los pleitos atento al carácter eminentemente técnico de las cuestiones en disputa.²³ Con dichos informes se procura satisfacer la necesidad de versación específica en una determinada rama del saber científico, propia del campo de conocimiento del perito y diferente a la materia jurídica que es la dominada por el Magistrado.

De todos modos, se ha dicho que las conclusiones de la experticia, por cierto, no son vinculantes para el Juez, que las valorará siguiendo el modulo valorativo de la sana crítica;²⁴ atendiendo con rigor analítico, entre otros factores, a la competencia e idoneidad del dictaminador, las objeciones de las partes y sus consultores técnicos y su relación con las restantes probanzas incorporadas a la causa (arg. arts. 386 y 477 del Código Procesal).²⁵ Ante la carencia de sapiencia en la rama técnica debatida en la litis, por lo general el Juez no estará en condiciones de interpretar las reglas científicas trabajadas por el perito y, por ende, mucho menos para discutirlas –lo cual sería hasta riesgoso–, aunque si podría apartarse de las conclusiones valiéndose sólo de los factores que acabo de indicar.

En esta clase de asuntos el dictamen pericial debe reunir tres requisitos fundamentales que son orden, precisión y claridad.²⁶ Dado que el Juez, como el común de la gente y por lo general también los abogados que asisten a las partes, carece de expertise en la disciplina de que se trate, necesita que las conclusiones de los informes le permitan abordar, desde una perspectiva adecuada, la problemática en debate para poder llegar en las mejores condiciones al momento de elegir qué camino tomar y subsumir el asunto en la norma jurídica. A un Juez con oficio no le será dificultoso hallar fallas en el razonamiento lógico del dictaminador o falta de motivación en el parecer presentado en el cuaderno de prueba, falencias que disminuyen la eficacia probatoria del informe.

Acontece que, como explicaba Augusto MORELLO, el perito no provee un dictamen-sentencia,²⁷ por lo tanto no es quien decide el pleito. De otro modo deberíamos asimilar el proceso a un laboratorio, con riesgo de caer en una suerte de autoritarismo tecnocrático o admitir algo parecido a la tercerización de la sentencia. El perito, sin demérito de su labor, no es más que un auxiliar del Juez, en quien siguen residenciando las facultades resolutorias respecto de la validez de la patente. Los peritajes producidos en este tipo de procesos judiciales no son computables si las respuestas del experto no están referidas a las cuestiones de naturaleza eminentemente técnica, sino que versan sobre la concurrencia de los requisitos de patentabilidad y la aplicación de las normas al conflicto,²⁸ extremos que deben ser valorados por el Juez en forma exclusiva.

En materia de patentes, el perito tiene que tener en cuenta el conocimiento común y general sobre la materia existente al tiempo de solicitud. Debe dar razones y fundamentos entendibles para que pueda comprenderse lo mejor posible sus conclusiones y, en particular, es recomendable que su dictamen se encuentre precedido de una explicación acerca de las reglas generales científicas aplicables al caso. Bien dijo Carlos COLOMBO que la pericia vale tanto como resulte de su fundamentación y de la claridad expositiva.²⁹ Lo cierto es que algunos expertos poco ayudan en este rumbo, sea por ligereza, dogmatismo o elevando hasta niveles insondables o esotéricos la complejidad de su ciencia.

También nos encontramos con que por la especificidad de las cuestiones a resolver en estos pleitos, a veces cuesta encontrar dictaminadores calificados. Los peritos desinsaculados para intervenir, en no pocas ocasiones, carecen de la especialidad necesaria y reconocimiento entre sus pares científicos. Este es otro obstáculo difícil de zanjar y que fomenta las impugnaciones a los informes periciales, con el consecuente efecto de dilación en la resolución de la contienda.³⁰ Se presenta la llamada batalla de los expertos, en un escenario en el que gana importancia la labor de los consultores técnicos de las partes, sobre todo si estos tienen antecedentes curriculares que despiertan la atención del Tribunal y lo dictaminado por el perito de oficio es difícil de aprehender y no está fundamentado de un modo adecuado.

Además, el art. 476 de la ley ritual autoriza al tribunal a requerir opinión a universidades, academias, corporaciones y entidades públicas de carácter científico o técnico. De todos modos la experiencia acerca de los requerimientos del Tribunal a estas entidades no suele ser positiva. La complejidad de los asuntos, el desincentivo que provoca la posible ausencia de regulaciones de honorarios, el prurito en dar una opinión que pueda comprometer a la entidad, la recarga que les genera respecto de sus tareas propias, la ausencia de opiniones unánimes en el seno interno de la institución sobre el motivo de la consulta, etc.; han llevado a que muchas veces los oficiados demoren en expedirse, las respuestas sean abstractas sin adentrarse en el asunto en concreto o directamente siquiera se pronuncien.

En definitiva, a la hora de resolver, el Juez debe encarar el asunto con un enfoque holístico que, partiendo del informe pericial sobre las cuestiones técnicas involucradas en la patente u otros dictámenes de expertos evacuados en el expediente, pondere en forma coherente las evidencias recolectadas.

5. Sobre la participación de terceros en los procesos de patentes

En los últimos años, en materia de juicios de impugnación de decisiones relativas a las solicitudes de patentes, algunas cámaras representativas del sector potencialmente incidido pretenden participar en los procesos en calidad de terceros interesados, con fundamento en posibles repercusiones en la competencia en el mercado.³¹

Estas peticiones no merecieron respuesta unívoca por parte de los tribunales competentes del fuero civil y comercial federal. En el caso Merck Sharp & Dohme Corp c/I.N.P.I., la Sala III³² no hizo lugar al requerimiento de una cámara que agrupa a laboratorios, con el argumento procesal de ausencia de relación jurídica entre las partes y el pretendido interviniente. En cambio, la Sala I, en el caso Schering Corporation c/I.N.P.I admitió la misma pretensión, por entender que los efectos de la sentencia que se dicta en este tipo de lides excede al actor y al I.N.P.I., pues produciría consecuencias jurídicas en los terceros competidores entre los que se encuentran los asociados a la entidad representativa que pidió intervenir en el proceso.³³ La Sala II, a la fecha de entrega de esta ponencia, no ha tenido oportunidad de expedirse en planteos de esta naturaleza.³⁴

Es de señalar que la ley de patentes 24.481 no ha previsto la incorporación de terceros a la contienda judicial. Lo que sí contempla el art. 28 en su tercer párrafo es la posibilidad de presentar observaciones durante el procedimiento administrativo en donde tramita la solicitud, que deben ser puestas en conocimiento del peticionante para que, dentro del plazo de sesenta días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida, bajo apercibimiento de considerar desistida la pretensión.

6. Litigios de propiedad industrial y plazo razonable

Para finalizar creo que los distintos análisis que he formulado en este ensayo tienen como punto de conexión el interés en lograr una definición sobre la validez de la resolución del I.N.P.I. en un lapso de tiempo prudente.

Si se aspira a que la protección que reconoce la patente sea efectiva, la inversión que demanda la investigación, significativa y prolongada en el tiempo, necesariamente debe verse reflejada en la exclusividad en el aprovechamiento de la invención por el plazo que las distintas legislaciones determinen. La restricción tiene su fundamento en premiar y proteger la capacidad inventiva y la inversión empresarial tendiente a desarrollarla.³⁵ Sin embargo, de acuerdo a un estudio publicado en 2016,³⁶ luego de la sanción de la ley de patentes vernácula, la duración del examen de las solicitudes se extiende por más de siete años, plazo que se prolonga a once en los casos en que la resolución administrativa resulta denegatoria de la pretensión.

Entonces, estimo necesario rescatar para la litigación en esta asignatura un derecho de rango supranacional, que emana del art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y que, por ende, si nos atenemos al inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, también tiene alcurnia constitucional. Se trata del derecho a ser juzgado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, cuya proyección no se circunscribe, como se cree, al radio penal. En nuestro campo, esa garantía adquiere una importancia superlativa, dado que el período de vigencia del derecho de exclusividad que confiere la patente contenido en el art. 35 de la Ley N° 24.481 –veinte años improrrogables de duración–, se computa a partir de la presentación de la solicitud y no de su eventual otorgamiento.³⁷ El tema se vuelve más crítico en los descubrimientos en áreas tecnológicas y de los avances médicos y farmacológicos, dado que la velocidad de las innovaciones propias de la época en algunos casos hace que, paulatinamente, se vayan volviendo obsoletos aún antes de la concesión de la patente, evaporándose los beneficios inherentes al título.

No es dable soslayar que está en juego el derecho del inventor a ser propietario exclusivo de su invento o descubrimiento durante el término que establece la ley de patentes, prerrogativa que, en Argentina, tiene respaldo constitucional explícito en el art. 17 de la Constitución Nacional.

Prueba pericial en procesos judiciales

de patentes

Karin Gómez Girón

RESUMEN

La autora confirma que en procesos judiciales que versan sobre patentes de invención, el medio de prueba dictamen de experto o perito se torna esencial.

Citando autorizada doctrina indica que es deseable que la prueba pericial tenga un contenido que auxilie al Juez en el entendimiento adecuado del objeto del dictamen, así, propone que tal dictamen cuente con una Introducción en que se presenten las nociones básicas necesarias para entender el dictamen e incorporar ahí un glosario de los términos técnicos que el dictamen utiliza y en el que, además, se perfile el tipo de conocimiento técnico que el caso demanda. Al abordar el análisis, el dictamen debe idealmente presentar de forma concreta y relacionada, el alcance de las reivindicaciones frente al acto cuestionado (cuando se trata de infracción) o las reivindicaciones frente al estado de la técnica, el nivel inventivo o su aplicación industrial o incluso, el análisis sobre la adecuada o insuficiente descripción (cuando se trate de nulidad).

Corresponderá al Juez interiorizar de las razones que respaldan las conclusiones del perito y analizar los fundamentos de dichas razones; excluir las conclusiones que no estén razonadas y comparar los argumentos de los peritos que rindieron dictamen. El Juzgador valorará la congruencia del dictamen o peritajes, su fiabilidad y valorará igualmente su objetividad.

ABSTRACT

The author confirms that in legal proceedings involving patents for inventions, the means of proof expert opinion becomes essential.

Citing authoritative doctrine, she indicates that it is desirable that the expert’s evidence has a content that helps the judge in understanding the opinion, thus, it is proposed that such an opinion has an Introduction in which the basic notions necessary to understand the report is included. It should incorporate a glossary of the technical terms used in same and in addition, the type of technical knowledge that the case demands.

The opinion should ideally be presented in a concrete and related way, the scope of the claims against the questioned act (when it comes to infringement), the claims against the state of the art (the inventive level), and its industrial application, including the analysis on the adequate or insufficient description (when it is nullity).

It will be up to the judge to analyze the reasons that support the expert’s conclusions and exclude the conclusions that are not adequately explained, comparing the explanations of the experts if more than one renders an opinion. The Judge will assess the consistency of the opinions and their reliability and will also assess the objectivity of the reports.

ARTÍCULO

1. La Protección Judicial al Derecho que resulta de una Patente

de Invención y el auxilio Pericial

1.1. La Tutela Judicial y la Observancia

El otorgamiento (o reconocimiento en su caso) a derechos sustantivos, debe conllevar, necesariamente, la actividad legislativa complementaria que provea de los instrumentos para hacer valer aquellos derechos frente a su inobservancia, su infracción o incluso, ante el riesgo de infracción. De no existir mecanismos de tutela, los derechos otorgados o reconocidos por el Estado, a través de las leyes, serían –ante la infracción o la amenaza de infracción– ineficaces, nugatorios. En materia de Propiedad Intelectual, varios convenios internacionales y leyes locales, proveen de disposiciones tanto de carácter sustantivo como de carácter adjetivo. Desde finales del siglo XIX, con los primeros instrumentos multilaterales que sistematizaron diversas categorías de propiedad intelectual, los Estados han reconocido la importancia de esta materia en el desarrollo social y económico de los países, de regiones y del mundo en su conjunto. Sin perjuicio del advenimiento de nuevos instrumentos internacionales durante el siglo XX, lo referente a la observancia de los derechos fue normalmente una asignatura con tímido desarrollo.

El alcance de los compromisos de los Estados, en cuanto a disposiciones adjetivas para la protección de los derechos de propiedad intelectual se confrontó con un nuevo y mayor nivel de exigencia con la vigencia del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial de Comercio (la OMC) y, de forma particular, su Anexo 1C, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante también referido como ADPIC, indistintamente), cuya Parte III titulada "Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, contiene un mandamiento concreto para los Miembros en cuanto a que deben de proveer a los titulares de derechos de propiedad intelectual, nacionales como extranjeros, de normas, medios y procedimientos ágiles y eficientes para la tutela de tales derechos, tanto frente a infracciones como para prevenirlas. Las disposiciones sobre observancia contenidas en el ADPIC …llenaron el vacío de las pre-existentes convenciones de propiedad intelectual, las que o ignoraban el aspecto de implementación efectiva de estándares mínimos o la relegaban a la posibilidad teórica de litigio ante la Corte Internacional de Justicia." (Reichman, 1998).¹ Dicha Parte III no es de aplicación opcional ni admite reservas y, con la fuerza que tiene el sistema de solución de controversias del sistema de la OMC, cobró especial atención para los Estados Miembros y para sus respectivos sistemas de justicia.

El Art. 41 del ADPIC indica que los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se cuente con procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual (en adelante también referidos como DPI, indistintamente), conforme lo que se prevé en el mismo ADPIC. Tales procedimientos deben permitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los DPI contemplados en el ADPIC y deben los Miembros contar con acceso a recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones; en todo caso, los procedimientos deben aplicarse de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y deberán prever salvaguardas contra su abuso.

La sección 5 (Arts. 27 al 34), de la Parte II del ADPIC, se refiere a los DPI específicos de las invenciones patentables, esto es, a las patentes de invención como categoría cubierta por dicho acuerdo y, en consecuencia, sujeta al beneficio de la tutela judicial frente a actos infractores o riesgo de infracción. El Art. 28, que hace referencia a los derechos conferidos por una patente (sin perjuicio de una mayor amplitud que puedan disponer las legislaciones locales), contempla que el titular goza del derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos respecto del producto cubierto por la patente o actos de utilización del procedimiento patentado y determinados actos respecto del producto obtenido directamente por dicho procedimiento. Así, el ADPIC claramente contempla (i) protección a las invenciones, a través de la patente de invención, y (ii) el acceso a mecanismos de observancia a favor del titular del derecho de patente.

Es importante traer lo anterior a colación, dado que hasta antes de la entrada en vigor del ADPIC para varios países en América Latina, las normas sobre patentes eran poco desarrolladas, en muchos casos con amplias excepciones a la patentabilidad o amplias listas de lo que no se consideraba invención y, por otro lado, las disposiciones procesales frente a la infracción a derechos eran limitadas, poco prácticas y en algunos casos, podrían resultar hasta disuasorias para acceder al sistema de justicia. En ciertos países, por ejemplo, no era posible obtener patentes para productos farmacéuticos. Así, el ADPIC se constituyó en una renovación de la visión sobre las patentes, tanto desde la óptica del derecho sustantivo como del adjetivo. Y en este último punto, encaja precisamente el tema de la prueba pericial en litigios sobre patentes de invención e, incluso, en cuanto a patentes de procedimiento, dicta la inversión de la carga de la prueba.

Ese Art. 41 del ADPIC …encapsula los cuatro principios cardinales de estas disposiciones sobre observancia. (Reichman, 1998).² El Art. 41, numeral 3 refiere que las decisiones sobre el fondo de un caso, solo se basarán en pruebas acerca de la cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. El Art. 43 del ADPIC, que lleva el epígrafe de Pruebas, hace referencia a aspectos procesales aplicables para la presentación y diligenciamiento de la prueba. En su conjunto, estas disposiciones y las propias de la Parte III del ADPIC, se integran con el derecho doméstico, en los procesos judiciales que versan sobre reclamaciones de derechos de patentes de invención.

1.2. Del Alcance y Contenido del Derecho de las Patentes

Al discutirse, en sede judicial, lo referente al derecho de patentes, el juzgador debe precisar cuál es el alcance del derecho y su contenido, lo cual está determinado por las normas que regulan esa categoría de la propiedad industrial.

Una solicitud de patente de invención incluye lo que en doctrina y en algunas legislaciones se denomina el documento técnico. En dicho documento …se encuentra la esencia de aquello que se quiere proteger por vía del derecho exclusivo, ya que las reivindicaciones son las que fijarán el alcance de la protección, y los demás elementos de este documento servirán como una ayuda para interpretar dichas reivindicaciones. La estructura de este documento consiste en descripción, reivindicaciones, dibujos y el resumen (Gaitán, 2016).

Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (en adelante también referida como la LPI, indistintamente) indica en el Art. 111 que las reivindicaciones definirán la invención, las que deben estar sustentadas por la descripción. A su vez, el Art. 127 de la citada ley establece que el alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por las reivindicaciones, las que se interpretarán teniendo en cuenta la descripción y los dibujos y, refiere al Art. 111, por el cual se integran la descripción y ciertas directrices para la formulación de reivindicaciones y el alcance que tendrán, para la ley, el uso de determinadas expresiones.

En consecuencia, las reivindicaciones definen el alcance del derecho de exclusiva que el Estado (a través de la oficina con competencia para ello) otorga en favor del inventor o de quien goza de la titularidad sobre ésta y, para su interpretación, deberá acudirse a los otros documentos técnicos ya referidos.

Por su parte, el contenido del derecho se refiere a los derechos conferidos y que, respecto de la patente, son derechos expresados en sentido negativo, consistentes en un ius excluendi. Es un derecho de excluir a otros de explotar la patente, sin la autorización del titular de la misma. Efectivamente, el contenido del derecho se delinea en el derecho de excluir a otros de la explotación no autorizada. De hecho, quien ha inventado o quien tenga control de la invención, no necesita de una patente para poner en práctica su invención, pero quien ha inventado sí encontrará valor obtener el derecho a que nadie utilice su invención sin su autorización previa. Es oportuno referir que el ADPIC no condiciona el derecho sobre la patente al uso de la invención (anteriormente al ADPIC, algunas legislaciones nacionales contemplaron la obligación de la explotación de la invención patentada), sin perjuicio de que se contemplen excepciones a los derechos conferidos, las licencias obligatorias y la libertad de los Miembros de definir el agotamiento del derecho).

El Art. 28 del ADPIC y, en el plano local, el Art. 128 de la LPI, se refieren al contenido del derecho, esto es, a los derechos conferidos, en las dos categorías tradicionales de invenciones: productos y procedimientos. El ius excluendi se puede hacer valer para impedir que terceros realicen las actividades que la ley enumera, según sea la patente de producto o de procedimiento. En consecuencia, las reivindicaciones se categorizan también en dos tipos, respecto de productos y respecto de procedimientos. Hay un tercer tipo, las de de uso, que no están reconocidas en todas las jurisdicciones.

El Art. 27 del ADPIC dictó un nuevo estándar en cuanto a la amplitud con que las legislaciones locales deben prever la patentabilidad. Sin perjuicio de las exclusiones de patentabilidad (Art. 27, numerales 2 y 3), dicho Artículo establece que las patentes podrán obtenerse en todos los campos de la tecnología, sean de productos o de procedimientos, en tanto las invenciones satisfagan los criterios de patentabilidad (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y, ciertamente, la suficiencia de la descripción).

En consecuencia, la tutela judicial de las patentes de invención, conllevará, en la mayoría de las veces, una discusión en una o más áreas de la tecnología y la discusión versará sobre aspectos técnicos referentes a las reivindicaciones, que marcan el alcance del derecho (en consonancia con el resumen, descripción y otra información técnica) y los actos que se alegan infractores respecto de los actos bajo el ius excluendi (el contenido del derecho).

1.3. El Auxilio Pericial en la Tutela Judicial de las Patentes

de Invención

Los puntos que se han referido, en el presente apartado y el precedente, confirman el alto componente tecnológico en el derecho de patentes; así, al presentarse ante la judicatura una demanda por infracción de los derechos que resultan de una patente (o, en su caso, la anulación o nulidad de una patente otorgada), habrá necesariamente prueba de carácter técnico. Salvo excepciones contadas, los jueces en los países de la América Latina, no estarán siempre formados en las áreas de alguna o varias áreas de la tecnología en discusión y, en consecuencia, al conocer la prueba, podrá ser necesario el auxilio de peritos en el área de la tecnología de que se trate.

El Juez se confronta con lo que la parte actora identifica como reivindicaciones infringidas (o en caso de reconvención o acción de nulidad, con las reivindicaciones consideradas nulas) y con las argumentaciones que sostienen tal alegato. El Juez podrá revisar el resumen, el que es meramente informativo y no tiene efecto legal respecto de la interpretación del alcance de la protección, pero le permitirá ubicarse respecto de qué consiste la invención. Pero, para determinar si hay o no infracción o nulidad, según el caso, deberá confrontar los actos frente a las reivindicaciones y conocer la prueba. Ciertamente, no requerirán prueba aquellos hechos respecto de los cuales las partes tienen plena conformidad, ni aquellos notorios. De la mano con el aspecto puramente técnico, está el de la interpretación de las reivindicaciones. La LPI indica (Art. 127) que las reivindicaciones se interpretarán teniendo en cuenta la descripción, los dibujos y lo dispuesto en el párrafo dos del Art. 111 de dicha ley. El Art. 111, que no tiene párrafos numerados, indica, en el segundo párrafo del contenido de dicha disposición, lo que debe entenderse, para efectos de interpretación del alcance, por ciertas frases tales como compuesto de, consiste de o consiste esencialmente de. Esto lleva a la cuestión, según la legislación en cada país, de si la interpretación de las reivindicaciones será bajo un sistema central o un sistema periférico (que más prevalece en la actualidad); en todo esto, el Juez requiere de la información que los peritos alimentan. Igualmente, deberá determinarse si es dable aplicar o no la doctrina de los equivalentes (en el caso de la LPI, por ejemplo, el último párrafo del Art. 128 (Derechos Conferidos), indica que corresponderán al titular de una patente los derechos establecidos en el artículo 35 de la LPI, en lo que resulten pertinentes. Dicho Art. 35 se refiere a los derechos conferidos por el registro de la marca, bajo el que se incluyen referencias a semejantes, productos o servicios que se relacionen con los productos o servicios para los que está registrada la marca. Este trabajo no abundará en los aspectos de interpretación de las reivindicaciones, dado que el enfoque del mismo es al rol del perito en casos judiciales de patentes. Estos temas se han traído a colación, entendiendo que el Juzgador se confronta, en los casos de patentes, con aspectos complejos, asociados y derivados de áreas de la tecnología en que no necesariamente estará formado.

En estos procesos, en consecuencia, y muchas veces aún frente a una infracción literal que pueda resultar evidente, es normal que se sumen como sujetos intervinientes los peritos. Los peritos proveerán un aporte explicativo sobre la técnica en discusión y la relación (o falta de relación) entre los actos que se alegan infractores frente a las reivindicaciones otorgadas en la patente. Proveerán un dictamen, lo explicarán y podrán ser interrogados; y según el caso, realizarán una crítica del dictamen del perito de la parte contraria. Con esto, darán al Juzgador elementos que le permitan entender los aspectos técnicos, en los puntos litigiosos que sean objeto de su dictamen y poder con ello, alimentar su análisis y formular conclusiones que le lleven a una decisión fundada.

2. La prueba en el proceso civil

2.1. La prueba

Quien asiste al espectáculo de un proceso, ve a las partes con sus auxiliares; ve a los jueces con los suyos, ¿y qué más ve?

A menudo ve a otros hombres, a quienes las partes y los jueces interrogan y escuchan. O bien las partes y los jueces leen papeles o libros, o bien observan objetos: un campo, un oficio, un modelo de nave una muestra sacada de una partida de mercancías, y así sucesivamente.

No cabe duda de que estos hombres y estas cosas son un quid con el cual, así como con las partes y con el oficio, se forma el proceso; y, por tanto, un elemento de éste.

Pregúntese a un práctico qué nombre se da a este tercer género de elementos, y responderá que se llaman pruebas.

(Carnelutti, 1997)

Los medios de prueba sirven al juez para conocer los hechos o datos y a las partes para acreditar las afirmaciones o negaciones.

La prueba, en términos generales, se constituye en variadas formas que van dirigidas a verificar los hechos o datos en juicio. Se utiliza en los procesos para verificar la razón. Es por ello que, como bien lo explica Carnelutti, la prueba es un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón. La prueba, en palabras de Alsina, se constituye en La comprobación judicial, por los medios que la ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende (Alsina, 1957).

En cuanto al efecto en el juzgador, Juan Montero Aroca explica:

"… con la prueba se busca la convicción psicológica del juzgador, […]; que es el conjunto de operaciones por medio de las que se trata de obtener el convencimiento del juez respecto a unos datos procesales determinados […] en una función, si bien subjetiva, de lograr la convicción del juez.

La determinación de lo que es la prueba en nuestro derecho positivo, precisa ir aclarando una serie de elementos impuestos por las normas, que no pueden ser desconocidos:

1º. La prueba que importa es la que se realiza dentro de un proceso civil, es una actividad procesal.

2º. En el proceso las partes realizan una serie de afirmaciones de hechos, que son la causa de pedir de su pretensión o de su resistencia; pero la actividad probatoria se refiere únicamente a aquellas afirmaciones que resultan controvertidas después de los actos de alegación. Las afirmaciones de hechos no controvertidos, no sólo no precisan prueba, sino que están excluidas de la prueba.

3º. La actividad probatoria no es investigadora, sino verificadora de las afirmaciones de hecho de las partes, confiándose a éstas la determinación de los medios de prueba deban utilizarse, dentro de aquellos previstos legalmente. Esa determinación es una carga, pero también es un derecho de las partes y, además, de rango fundamental […]

4º. La actividad probatoria está sujeta a unas reglas precisas que comprenden aspectos procedimentales y procesales. La ley regula, no sólo la forma como se realiza la actividad, sino también todo un conjunto de materias relativas a los requisitos personales de quienes intervienen en la actividad (la capacidad del testigo, por ejemplo),